Registrazione del marchio UE: cosa succede se manca la distintività?
Quando si sceglie di registrare un marchio dell’Unione Europea, è importante tenere in considerazione la possibilità che il segno scelto venga rifiutato dall’EUIPO se non possiede un carattere distintivo intrinseco. In alcuni casi, è possibile superare questo ostacolo dimostrando che il marchio ha acquisito distintività attraverso l’uso. Ma se anche questa strada fallisce, esiste un’altra soluzione. In questo articolo viene analizzato questo aspetto prendo ad esempio il caso concreto di “County of Milan”.
Indice:
- L’acquisizione di distintività per uso
- Il caso di “County of Milan”: un esempio emblematico
- La trasformazione del marchio UE in domande nazionali
- Conclusioni: perché conviene comunque puntare al marchio europeo
L’acquisizione di distintività per uso
Nel sistema del marchio dell’Unione Europea, un segno che inizialmente non ha carattere distintivo può comunque essere registrato se acquisisce tale carattere nel tempo, grazie a un uso continuato, diffuso e risalente (art. 7.3 del regolamento europeo RMUE). Ai fini della registrazione europea, è però necessario provare che un tale uso è esteso, se non a tutto il territorio dell’Unione, almeno ad una parte rilevante del medesimo.
Il caso di “County of Milan”: un esempio emblematico
Un caso concreto che mostra bene la situazione è quello della domanda di registrazione del marchio europeo “County of Milan”, presentata per la classe 25 (abbigliamento e accessori).
L’EUIPO ha inizialmente rigettato la domanda ritenendo che “County of Milan” fosse privo di carattere distintivo, in quanto il consumatore medio, soprattutto anglofono, lo percepirebbe come un semplice riferimento geografico alla città di Milano, nota per la moda.
Il richiedente ha provato a dimostrare la distintività acquisita, fornendo prove documentali come visure societarie, rassegne stampa, partecipazione ad eventi di moda, articoli su riviste di settore, presenza sui social media e dati economici. Tuttavia, l’EUIPO ha giudicato insufficienti tali prove, in quanto non dimostravano la percezione distintiva da parte di una parte significativa del pubblico europeo.
La trasformazione del marchio UE in domande nazionali
Nonostante il rigetto da parte dell’EUIPO, il richiedente non ha perso ogni possibilità di tutela. Infatti, l’art. 139 del Regolamento consente di trasformare la domanda di registrazione europea rigettata in tante domande nazionali in tutti i Paesi per i quali non è stata espressamente riscontrata la causa di invalidità. Questa possibilità può essere richiesta solo dopo il rigetto e mantiene la data originaria di deposito europeo. Anche in caso di rifiuto a livello UE, il richiedente può quindi salvare il proprio marchio in mercati chiave senza perdere la priorità del deposito.
Conclusioni: perché conviene comunque puntare al marchio europeo
Il caso di “County of Milan” dimostra che, anche quando un marchio europeo viene rigettato, è possibile recuperare valore attraverso la trasformazione in marchi nazionali.
Il marchio UE offre copertura in tutti i Paesi membri con un’unica domanda. Se rifiutato, è possibile “salvare” la registrazione nei singoli Stati membri, mantenendo la data di deposito originale anche dopo la trasformazione. Di conseguenza, per coloro che esportano i propri prodotti almeno in un Paese dell’Unione Europea, è sempre conveniente la domanda di registrazione Europea.
Per concludere è però importante ricordare che, nello scegliere il marchio da registrare sarebbe opportuno optare per un segno dotato di una qualche effettiva originalità facendosi magari consigliare da un consulente esperto in materia di marchi d’impresa, così da evitare qualunque possibile problema legato al rifiuto della registrazione.