L’evoluzione del diritto dei marchi ha aperto la strada a nuove forme di tutela dei segni distintivi, tra cui i marchi di movimento (motion marks). Introdotti nel sistema europeo nel 2017, essi offrono interessanti opportunità di protezione, ma presentano anche significative difficoltà applicative, soprattutto in relazione al requisito della capacità distintiva. L’articolo esamina il quadro normativo e la prassi EUIPO, soffermandosi sulle principali criticità e sulle possibili strategie di registrazione.
Indice:
- I marchi di movimento nel sistema europeo
- Le difficoltà di registrazione e il requisito della distintività
- Il caso concreto e la prassi decisionale EUIPO
- Strategia di tutela e considerazioni conclusive
I marchi di movimento nel sistema europeo
La categoria dei marchi di movimento (motion marks) è stata introdotta con la riforma del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (RMUE) del 2017. Si tratta di marchi che hanno ad oggetto un movimento o un cambiamento di posizione degli elementi costituitivi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento.
La definizione, (cfr. art 3, par. 3, lett. h) RMUE), quindi, non circoscrive i marchi di movimento a quelli costituiti da un movimento: un segno può altresì qualificarsi come marchio di movimento qualora mostri un cambiamento di posizione degli elementi (per esempio una sequenza di immagini statiche).
I marchi di movimento devono essere rappresentati depositando:
- un file video che illustra il movimento o il cambiamento di posizione, oppure;
- una serie di immagini statiche in sequenza che mostrano il movimento;
Le immagini possono essere numerate o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza.
Le difficoltà di registrazione e il requisito della distintività
Ottenere la registrazione di un motion mark resta, tuttavia, non molto semplice, come dimostra un recente rifiuto provvisorio emesso dall’EUIPO l’8 ottobre u.s. per la porzione dell’Unione Europea del marchio internazionale n. 1858177.
Il motivo principale è la rigida applicazione del fondamentale requisito della capacità distintiva (originalità), previsto dalla legge marchi sia italiana che europea (come da tutte le altre normative analoghe). Infatti, un marchio di movimento è registrabile solo se il consumatore è in grado di percepire la sequenza animata come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio, e non come un mero abbellimento, un effetto visivo o un elemento funzionale/dimostrativo.
Il caso concreto e la prassi decisionale EUIPO
Nel caso in esame, si è ritenuto che i gesti rappresentati sarebbero stati semplicemente percepiti dal pubblico di riferimento come istruzioni per l’applicazione dei prodotti rivendicati, (nella fattispecie, termometri medicali e scanner).
In altre decisioni sul tema, l’EUIPO ha specificamente sottolineato che non è sufficiente che il movimento sia originale, ma è indispensabile che esso sia idoneo ad assicurare la funzione essenziale del marchio, che è quella di identificare l’origine commerciale, dei prodotti.
Se la sequenza di immagini costitutive di una domanda di marchio di movimento è idonea ad essere utilizzata da qualsiasi operatore del settore – ad esempio come animazione standard, gesto tecnico o effetto grafico – tale domanda viene generalmente respinta.
Strategia di tutela e considerazioni conclusive
In questo contesto, diventa fondamentale intervenire con una strategia chiara e ben strutturata, eventualmente integrando la domanda di motion mark con prove d’uso preesistenti idonee a dimostrare l’acquisita distintività.
I marchi di movimento rappresentano, dunque, uno strumento potenzialmente prezioso ma, in concreto, assai complesso da configurare e depositare: si richiedono una progettazione accurata, un’attenta valutazione dei requisiti di distintività e una rappresentazione efficace.
Per massimizzare le probabilità di successo, è, come sempre, consigliabile avvalersi del supporto di professionisti esperti in proprietà industriale.